Торговельна марка (ТМ) — це той інструмент, який дозволяє споживачам вирізняти товари та (або) послуги одного бізнесу від товарів та (або) послуг інших компаній на ринку. Фактично ТМ може бути слово, зображення, рекламний слоган, оригінальна форма тари чи упаковки або їх поєднання як окремо, так і разом, як в чорно-білому, так і кольоровому варіантах. Зареєстрована ТМ наділяє свого власника (підприємця) захищеними правами на використання, в тому числі на заборону застосування ТМ конкурентами щодо обраних товарів та (або) послуг. Окрім того, зареєстрована ТМ надає підприємцю можливість продавати франшизи іншим особам і регулярно отримувати від цього дохід.

Аби безперешкодно отримати свідоцтво про торговельну марку та уникнути можливих проблем з реєстрацією ТМ потрібно завчасно передбачити потенційні причини відмови.

Найпоширеніші підстави для відмови в реєстрації ТМ 

Поради: Перевіряйте свою ТМ на унікальність перед тим, як подавати її на реєстрацію. Враховуючи те, що відмовляють в реєстрації не одразу, а вкінці процедури (орієнтовно через 18-22 місяці після подання заявки), краще не нехтувати цим етапом. Інформації тільки з мережі Інтернет або пошукових систем не достатньо для повноцінного аналізу. Всі ТМ перевіряються та реєструються відповідно до обраного переліку класів з Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП).

Також потрібно зробити дослідження по базах вже зареєстрованих та поданих на реєстрацію ТМ в Україні:

• Спеціальна інформаційна система Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій;
• World Intellectual Property Organization (Global Brand Database);
• World Intellectual Property Organization (Madrid Monitor). 

ТМ порівнюються за трьома критеріями: фонетичний (схожість звучання), семантичний (смислове значення) та візуальний (графічні елементи). Також проводячи перевірку, необхідно враховувати написання словесної частини як кирилицею, так і латиницею.

Поради: Якщо заявляєте таку ТМ на реєстрацію, будьте готові до того, що у вас можуть запросити письмовий дозвіл від власника, зокрема, якщо ви є його офіційним представником в Україні. Окрім цього зважайте, що власник може подати заперечення щодо такої реєстрації. Відповідно вся процедура розгляду може значно затягнутися у часі, а рішення може бути не на вашу користь. Тому краще декілька разів подумати, чи вартий такий крок витрачених зусиль.

Загальновживане позначення, як правило, символізує галузь господарства чи сферу діяльності,  до  яких  належать товари та (або) послуги, для яких реєструється ТМ та (або) умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки та техніки (наприклад, дорожні знаки чи позначення хімічних елементів).  

Загальновживаними для товарів (послуг) певного виду є позначення, які внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару та (або) послуги, стали видовими або родовими поняттями. Наприклад, слово «ескімо» викликає у свідомості стійкий асоціативний зв’язок з певним видом морозива на паличці, вкритим шоколадною глазур'ю. Відповідно ТМ, яка складається ТІЛЬКИ з цього слова, не може бути зареєстровано для морозива, тому що прямо вказуватиме на вид товару.

Описовими визнаються ТМ, які складаються ТІЛЬКИ з позначень, які вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Якщо на етапі перевірки ТМ (до подання на реєстрацію) виявиться, що знак належить саме до такої категорії позначень, можна або одразу змінити його на інший, або додати до його складу інші відмінні словесні та (або) зображувальні елементи. Таким чином, вдасться збільшити розрізняльну здатність ТМ та водночас зменшити ризик отримання попередньої відмови в реєстрації на цій підставі. 

Останнім часом трапляються випадки, коли бренди починають використовувати війну як спосіб привернення уваги до своїх товарів чи послуг. У разі спроб спекуляції на символах війни, згідно з офіційною позицією Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, за такими заявками буде прийматися рішення про відмову в реєстрації. Тож, краще звести до мінімуму використанням символів війни у складі позначень, які заявляються на реєстрацію.

Наприклад, вважаються оманливими: 

1. Позначення з вказівкою «MADE IN U.S.A.» для виробів, які насправді не мають ніякого відношення до США. Якщо ви заявляєте ТМ на реєстрацію з такою вказівкою, будьте готові до того, що можуть запросити підтвердження того, що товар дійсно має відповідне географічне походження.
2. Позначення, у яких слово «DENTAL» (з англ. стоматологічний, зубний, зуболікувальний) заявлене на всі види послуг 44 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Річ у тому, що 44 клас включає не тільки стоматологічне обслуговування, але й, наприклад, знищування бур'янів та громадські лазні. Тому використання слова «DENTAL» може ввести в оману щодо виду обслуговування, яке не пов'язане зі стоматологією. Щоб успішно зареєструвати торгову марку доведеться скоротити перелік послуг обраного класу, для яких заявлено реєстрацію.

Аби унеможливити інші причини, на основі яких власнику можуть відмовити в реєстрації торговельної марки, перед поданням ТМ варто ознайомитися з повним переліком таких підстав, який розміщений у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Отже, для успішної реєстрації ТМ має:

• бути унікальною;
• не схожою на інші торговельні марки, які використовуються для аналогічних товарів та (або) послуг;
• не суперечити вимогам законодавства.

Разом з тим оцінка ТМ щодо її відповідності або невідповідності умовам правової охорони — це суб’єктивний процес. Якщо ви отримали попередній висновок експертизи про відмову в реєстрації й при цьому не погоджуєтеся з таким рішенням, пам’ятайте, що завжди є право на оскарження, яким можна скористатися.